申维健怡贸易深圳有限公司与杨香园确认不侵害商标权纠纷一审民事裁定书

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广东省深圳市中级人民法院

民 事 裁 定 书

（2015）深中法知民初字第1695号

原告：申维健怡贸易（深圳）有限公司。

法定代表人：吕秀花，董事长。

委托诉讼代理人：刘志伟，北京市隆安（深圳）律师事务所律师。

被告：杨香园。

委托诉讼代理人：刘宏伟，北京超成律师事务所律师。

委托诉讼代理人：郑龙滨，北京超成律师事务所律师。

原告申维健怡贸易（深圳）有限公司诉被告杨香园确认不侵犯商标专用权纠纷一案，本院于2015年11月3日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘志伟、被告的委托诉讼代理人刘宏伟、郑龙滨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求，请求判令：1、依法判决确认原告销售商品包装上的标识不构成侵犯被告第12345804号注册商标专用权；2、依法判决被告赔偿原告经济损失501万元；3、被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：被告杨香园于2013年3月29日申请注册了商标，注册号为12345804，注册类别包括婴儿奶粉、婴儿食品、净化剂、杀虫剂、蚊香、脱脂棉、婴儿尿裤、消毒纸巾、卫生巾、卫生内裤等，专用期限为2014年9月7日至2024年9月6日。被告杨香园于2015年4月28日委托律师向原告发送了《律师函》，被告认为原告销售的玛米力系列奶粉包装上的图案侵犯了其注册商标专用权，并要求原告停止所谓的“侵权行为”，原告接到该函后委托律师对被告的要求进行了答复。至今，原告没有收到被告提起侵权之诉的通知，也没有收到被告撤回上述《律师函》的通知，被告发出的《律师函》致使原告销售的“玛米力”系列奶粉产品是否侵犯被告商标专用权的法律关系处于不确定状态，严重影响了原告的正常销售秩序，并给原告造成了巨大的损失，故原告提起本案的不侵权之诉。原告认为，原告销售产品的包装装潢在涉案商标申请日前已经在持续使用，继续使用该包装装潢的行为不侵犯被告的第12345804号商标专用权；被告的注册行为属于恶意抢注原告使用的商业标识；被告的注册商标并未实际使用，不可能造成消费者的混淆。因此，原告对所销售的“玛米力”系列奶粉产品拥有在先的合法权利，被告将原告在先销售的商品上的装饰装潢的一部分图案进行截取后申请为注册商标，并以此为基础向原告发送要求原告停止侵权的《律师函》，被告的行为属于滥用权利的行为，其《律师函》中的主张损害了原告的合法权益，并给原告造成了巨大的损失。

被告答辩称，原告产品的生产商xxx有限责任公司并不享有“”标识的著作权，“”标识不是我国著作权法意义上的“作品”。原告无权将“”标识作为商标使用。在被告“”商标申请日前（2013年3月29日），原告仅仅是将“”标识作为婴幼儿产品的外包装装潢使用，并未将“”标识作为商标使用并形成一定影响，不适用《商标法》第五十九条第三款的规定，该外包装装潢形式也并非知名商品特有的包装装潢形式。但在被告“”商标申请日后（2013年3月29日），原告未经被告许可擅自将“”标识作为商标使用，极易导致相关公众的混淆和误认，已经构成商标侵权行为。确认不侵权诉讼制度设立的初衷和判决形式，决定了本案不涉及被告是否应当赔偿原告问题。被告向原告发送《律师函》是合法合理的维权行为，并未要求原告以30万元的对价回购该商标，也未给原告造成任何损失，不应承担赔偿责任。也无法律明确规定确认不侵权诉讼中的律师费用、公证费等支出应由被告承担。另外，本案中虽然原告主张损害赔偿501万，但本案为确认不侵权的诉讼，不应当适用财产性案件的收费标准。被告对本案诉讼费收取的计算方式和金额有异议，请求法院复核并重新计算本案诉讼费。

本院经审理查明以下事实：

一、被告享有商标专用权的情况

被告于2013年3月29日向国家商标局申请将“”标识注册为商标，上述商标初审公告日期为2014年6月6日，注册公告日为2014年9月7日，注册号为第12345804号，商品类别为婴儿食品、婴儿奶粉等，商标专有期限为2014年9月7日至2024年9月6日。

二、被告近三年使用涉案注册商标的事实

原告提交的被告商标档案详细信息显示，该商标的注册号/申请号为12345804，申请日期为2013年3月29日，国际分类号为5，申请人名称为杨香园，申请人地址为浙江省苍南县xx号，商标图样为“”，商品类别为婴儿食品、婴儿奶粉、净化剂、杀虫剂、蚊香、消毒纸巾给、卫生巾、婴儿尿裤、脱脂棉、卫生内裤，类似群0502、0503、0505、0506，初审公告期号为1410，注册公告期号1422，初审公告期为2014年6月6日，注册公告期为2014年9月7日，专用期限为2014年9月7日至2024年9月6日。从被告的商标档案可以看到被告的身份信息，没有显示被告有经营名称，被告在庭审时也有承认其对享有的商标尚未进行实际生产和销售，可以证明被告在近三年没有实际使用涉案商标标识。

三、原告使用涉案注册商标的情况

原告为证明其在被告的标识申请及获得注册之前，已经对涉案标识进行合法使用且具有一定影响力，提交了工商信息打印件、商标注册证书、协议书及经销合同等等证据。本院通过庭审质证及核实证据，查明如下事实：

1、案外人xxx有限责任公司主体信息公证件，在涉案的奶粉产品上有该公司的名称。xxx有限责任公司与KXX公司签署的商标图样设计协议、及其双方签署、验收的作品协议、商标图样认可书公证件、双方协议的验收报告，证明案外人对涉案标识享有版权。以上证据显示案外人xxx有限责任公司（xxxD是代表xxx有限责任公司）对涉案商品上使用的标识享有完整的著作权，且出口该奶粉商品给原告。被告注册标识与原告销售商品类别相同，该商品上使用标识与被告注册商标也相同。

2、商标证书，注册商标“玛米力”（证据第46页），注册号为第12051962号，商标专用权人为：申维健怡贸易（深圳）有限公司，注册日期为2014年7月7日，有效期至2024年7月6日；核定商品为婴儿食品、婴儿奶粉等；同时该注册商标还注册了第20类婴儿床等商品、第21类婴儿浴盆、第29类奶粉、在香港注册了第5类婴儿奶粉等；原告商品上的涉案标识与原告注册的玛米力商标同时使用，有效避免了与被告注册标识的混淆。

3、原告与国外的代理协议书，内容显示2008年12月13日，原告与波兰的xxSP.ZO.O（注：SP.ZO.O是波兰语中的“有限责任公司”的意思）签订代理协议，原告代为销售“MAMILAC”玛米力品牌婴幼儿奶粉，即原告销售商品来源于波兰的xxxSP.ZO.O，原告销售的商品具有合法来源，原告销售商品上使用的涉案标识也早于被告商标的申请日及注册日。原告与多家零售商签订的销售涉案商品的经销合同以及照片、送货单及收据，最早的合同签订日期有2009年，原告在涉案标识申请及获得注册之前已经对涉案标识进行合法使用且已经具有了一定影响力，另，原告商品上的涉案标识与原告注册的玛米力商标同时使用，有效避免了与被告注册标识的混淆。

四、被告商标被宣告无效的事实

原告提交的国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第12345804号图形商标无效宣告请求裁定书显示，申请人为xxx有限责任公司，被申请人为杨香园，申请人xxx有限责任公司于2015年7月9日对第12345804号图形商标提出无效宣告请求，国家工商行政管理总局根据双方提交的证据认为，争议商标的注册损害了申请人就其图形作品享有的著作权，违反了《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形，且争议商标在婴儿食品、婴儿奶粉商品上的注册已构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，故国家工商行政管理总局于2016年6月27日对争议商标作出了予以无效宣告的裁定。

五、赔偿损失的依据

原告向本院提交了委托代理合同、律师费发票，证明原告因被告的发送律师函的行为给原告造成的合理开支8万元，被告向原告发送律师函以及向工商机构多次向原告及原告代理商询问情况，导致原告的商誉严重受到影响，关于商誉损失，请求法院根据本案的商标使用状况予以酌定。

以上事实，有被告的商标证书、律师函、案外人xxx有限责任公司的营业执照、版权协议、验收报告、原告的商标注册证书、经销合同、产品包装（标签）备案证明、原告使用涉案商标标识的照片、广告宣传合同、审计报告、涉案商标的无效宣告请求裁定书、委托代理合同、律师费发票、庭审笔录及当事人的陈述等在案佐证。

本院认为，本案为确认不侵害商标专用权纠纷。确认不侵害商标专用权纠纷的前提必须是被告享有涉案商标专用权，同时要满足不侵权之诉的几个条件：1、被告向原告发出侵权的警告函等形式的内容；2、被告怠于行使权利，在发出警告函之后合理期间内并未向人民法院提起侵权之诉或者向行政机关提起行政查处执法申请；3、被告的上述行为导致原告的行为处于侵权与否无法确定，导致社会公众无法判断原告是否侵权；4、被告的上述行为给原告造成了损失。本案被告于2014年取得了涉案“”注册商标专用权，案外人xxx有限责任公司向国家工商行政管理总局申请宣告涉案商标无效。国家工商行政管理总局认为争议商标的注册损害了申请人就其图形作品享有的著作权，损害了他人现有的在先权利，且争议商标属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形，故于2016年6月27日对争议商标作出了予以无效宣告的裁定。另，本案在审理过程中被告确认涉案商标在最近三年内并未实际使用。据此，原告据以提起诉讼的前提即被告享有对涉案商标的专用权不复存在，被告对涉案“”商标自始不享有注册商标专用权，原告主张的“不侵权”之诉中的权利基础因被宣告无效而自始不存在，原告提起的该诉讼不符合提起民事诉讼的法律规定，原告请求本院确认其不侵犯被告的商标专用权，本院无法支持。另，关于原告主张的赔偿经济损失问题，由于原告并未提交其因被告向其发出了警告函而产生的损失，亦未提交被告因发出警告函而产生的获益，故本院对于原告主张的经济损失赔偿不予支持。对于原告主张的维权合理费用，本院亦不予支持。

综上，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：

驳回原告申维健怡贸易（深圳）有限公司的起诉。

案件受理费人民币46870元，退回原告申维健怡贸易（深圳）有限公司。

如不服本裁定，原、被告可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省高级人民法院。

审判长　祝　 建　 军

审判员　陈　　　　洋

审判员　杨　 馥　 维

二〇一八年十一月二十三日

书记员　侯嘉敏(兼)

附相关法条：

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。

人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

第一百一十九条起诉必须符合下列条件：

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百五十四条裁定适用于下列范围：

（一）不予受理；

（二）对管辖权有异议的；

（三）驳回起诉；

（四）保全和先予执行；

（五）准许或者不准许撤诉；

（六）中止或者终结诉讼；

（七）补正判决书中的笔误；

（八）中止或者终结执行；

（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；

（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；

（十一）其他需要裁定解决的事项。

对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。

裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。

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