茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂高州市金山黑佬塑料厂侵害商标权纠纷二审民事判决书

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广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2019）粤民终23号

上诉人（原审被告）：茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂，住所地：广东省茂名市茂南开发区隔坑禽畜良种场内平房（黎超英商铺）。

经营者：冯金桂，男，1970年10月1日出生，汉族，住茂名市茂南区。

委托诉讼代理人：宁向东，广东鸿基律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：高州市金山黑佬塑料厂，住所地：广东省高州市金山街道办鹤山。

经营者：冯珍，女，1971年9月9日出生，汉族，住茂名市茂南区。

委托诉讼代理人：盛志翔，广东普罗米修（茂名）律师事务所律师。

上诉人茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂（以下简称铜鼓岭黑佬厂）因与被上诉人高州市金山黑佬塑料厂(以下简称金山黑佬厂)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服广东省茂名市中级人民法院(2018)粤09民初157号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。

铜鼓岭黑佬厂上诉请求撤销原判，改判驳回金山黑佬厂全部诉讼请求并判令其承担二审案件受理费。事实与理由：1.涉案“黑佬”注册商标系廖妹、杨素权夫妇转让给丁洪炯的，一审遗漏涉案商标受让方丁洪炯导致案件事实不清。2.2014年8月4日，丁洪炯亲笔书写《合约》一份，内容为：“经协议，双方同意，杨素权有生之年如果做塑料厂可以以黑佬二厂名称命名。此厂名不能转让给任何人使用。否则视作侵权。注：原黑佬厂注册商标不能使用于黑佬二厂产品上。合约人：丁洪炯。2014.8.4日”。根据该《合约》，丁洪炯已以书面形式许可杨素权使用“黑佬”商标。2015年中，杨素权主动向冯金桂提出重建黑佬塑料厂，杨素权出资356350元，其余由冯金桂出资并出技术，2015年9月15日经工商行政管理机关核准注册铜鼓岭黑佬厂。杨素权一直参与铜鼓岭黑佬厂的生产、经营，铜鼓岭黑佬厂有权使用“黑佬”两字作为字号。3.涉案商标由中文“黑佬”加拼音加扇形、长方形图案组成，而被诉塑料桶只有“黑佬厂”“黑桶王”“茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂”字样，并没有拼音及扇形、长方形图案，不属于“容易导致混淆”的情形，不构成商标侵权。4.杨素权与丁洪炯均是与本案有利害关系的当事人，正是两人的合意导致了本案的诉讼，两人应承担相应责任，不应由铜鼓岭黑佬厂经营者冯金桂承担全部民事责任，本案应追加杨素权为被告参与诉讼。5.根据最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第41条“起字号的个体工商户，在民事诉讼中，应以营业执照登记的户主（业主）为诉讼当事人，在诉讼文书中注明系某字号的户主”的规定，本案应以冯金桂为当事人，而不是以铜鼓岭黑佬厂为当事人。综上，请求二审法院支持铜鼓岭黑佬厂的上诉请求。

金山黑佬厂答辩称：金山黑佬厂提交的商标注册证、商标转让证明、商标续展注册证明等证据可证明金山黑佬厂是涉案商标的专用权人。本案并非商标权转让纠纷，丁洪炯并非本案诉讼主体。丁洪炯在2014年8月4日签订的《合约》中允许杨素权使用“黑佬二厂”作为字号，但禁止杨素权在产品上使用“黑佬”商标。2014年11月3日杨素权、廖妹与丁洪炯签订的商标转让合同约定杨素权、廖妹停止经营原“茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂”，该商标转让合同对原合约作出了变更，丁洪炯在原合约中作出的单方许可已失效，不再具有法律效力。铜鼓岭黑佬厂未提供杨素权与冯金桂共同出资重建塑料厂的证据，即便属实，双方合作纠纷与金山黑佬厂无关，铜鼓岭黑佬厂应对侵害涉案商标权及不正当竞争行为承担相应法律责任。杨素权与丁洪炯是商标权转让法律关系，杨素权与冯金桂是投资合作法律关系，与本案无关，杨素权不是本案直接利害关系人，无需追加其为本案诉讼当事人。铜鼓岭黑佬厂是具有字号的个体工商户，是适格的诉讼主体。冯金桂在一审中刻意隐瞒其与杨素权间的投资关系，其二审提交的新证据不能作为证明其主张的有效证据。综上，请求二审法院驳回铜鼓岭黑佬厂的上诉请求，维持原判。

金山黑佬厂向一审法院提起诉讼，请求判令铜鼓岭黑佬厂：1.立即停止生产、销售标识有“黑佬”字样的塑料桶及其他塑料容器；2.立即停止使用含有“黑佬”字样的企业名称并办理工商变更登记；3.向金山黑佬厂赔礼道歉，并在茂名在线网站首页、茂名日报刊登道歉声明，消除因侵权行为对金山黑佬厂造成的影响；4.赔偿金山黑佬厂经济损失及合理支出共计860920元；5.承担本案诉讼费。

一审法院认定事实：广东省茂名市油城公证处接受金山黑佬厂关于办理保全证据公证的申请，申请人金山黑佬厂的委托代理人冯厂文、黄永伯于2018年3月20日来到该公证处称：金山黑佬厂于2016年10月27日从茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂受让了“黑佬HEILAO”“黑佬LEILAO”“黑俵HEIBIAO”注册商标，现发现位于广东省茂名市茂水公路西的茂名市和兴饲料厂附近有厂房销售的产品涉嫌侵犯金山黑佬厂的注册商标权。该厂为维护其合法权益，特委托他们申请该处对其购买商品的过程及所购商品进行保全证据公证。根据《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》的规定，公证员梁某1公证人员崔某与申请人金山黑佬厂的委托代理人冯厂文、黄永伯，于2018年3月20日下午，来到茂名市和兴饲料厂东面的一座简易房屋前，公证员梁某2手机进行实时位置定位，取得手机截图1张，随后进入到该房屋内，由冯厂文、黄永伯向自称是“冯金桂”的人购买了塑料桶共32个，其中《收款收据》中“名称及规格”分别登记为“尿勺”的购买数量2个、“猪大小盘”购买数量各1个、“昆明”购买数量1个、“鳖盘”购买数量2个、“03桶”购买数量12个、“17桶”购买数量一个、“18桶”购买数量6个、“大桶”购买数量4个、“桩桶”购买数量2个，并取得编号分别为NO.0004117、NO.0004118《收款收据》各1张。公证人员崔某对购物地点进行了拍照，取得照片9张。购物结束后，冯厂文、黄永伯与公证员梁某3、公证人员崔某一起将上述所购物品带回广东省茂名市油城公证处。在公证处，公证人员崔某对上述所购物品及收据进行拍照，并对上述所购物品粘贴该公证处封条，再对粘贴封条后的物品进行拍照，共取得照片54张。粘贴封条后的上述物品交由冯厂文、黄永伯带走保管。兹证明公证书所附的购物收款收据复印件与冯厂文、黄永伯购物时取得的《收款收据》原件相符，所附的照片为公证人员崔某所拍，与实际情况相符。附：1、手机定位截图1张。2、购物《收款收据》复印件1张。3、购物过程照片9张。4、购物取得物品照片54张。

金山黑佬厂成立日期为1997年5月6日，属个体户，经营场所为高州市金山街道办鹤山，经营者为冯珍，组成形式为家庭经营，经营范围：加工、销售：塑料制品；批发、零售；日用杂品。

冯珍与丁洪炯是夫妻关系。

铜鼓岭黑佬厂成立日期为2015年9月15日，属个体户，经营场所为茂名市茂南开发区隔坑禽畜良种场内平房（黎超英商铺），经营者为冯金桂，经营范围：加工销售：塑料制品。

廖妹为经营者的原××茂南区铜古岭黑佬塑料厂成立于1997年7月3日，属个体户，组成形式为个体工商户，经营场所铜鼓岭，经营者为廖妹，经营范围：加工塑料瓶盖、桶仔。该塑料厂于2015年9月25日歇业注销。

2014年11月3日，廖妹、杨素权为出让方与丁洪炯为受让方签订一份《合同书》，丁洪炯依合同约定支付对价后享有“”、“”注册商标专用权。

金山黑佬厂维权支出公证费920元以及其与广东普罗米修（茂名）律师事务所签订的《诉讼（仲裁）代理合同》，支付律师费60000元。

经比对金山黑佬厂与铜鼓岭黑佬厂的商品，在塑料桶吊耳处金山黑佬厂商品标注的是“黑佬桶”，铜鼓岭黑佬厂商品标注的是“黑佬厂”；在塑料桶身金山黑佬厂商品标注的是“茂名市高州金山黑佬塑料厂”，铜鼓岭黑佬厂商品标注的是“茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂”及“茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂”，字体及大小、位置基本相同；在塑料桶底部，铜鼓岭黑佬厂商品使用了与金山黑佬厂商品同样的七页扇形网格纹路。

金山黑佬厂主张2015年产品的销售额约540万元，因铜鼓岭黑佬厂的侵权导致2016年至2018年每年年度销售额降至270万元，但未能提供相应的证据予以证明。而铜鼓岭黑佬厂则认为涉案商标权是从2016年10月27日才登记启用，该日期之前的损失不能计算损失。根据金山黑佬厂的主张，其在2018年3月才发现铜鼓岭黑佬厂的塑料桶的桶耳标有“黑佬厂”三个字，因此，金山黑佬厂主张的侵权只能从发现之日起算。

一审法院认为：本案是侵害商标权及不正当竞争纠纷，本案争议的焦点为：1.铜鼓岭黑佬厂是否侵犯金山黑佬厂享有的商标权；2.铜鼓岭黑佬厂登记与金山黑佬厂相同的黑佬塑料厂是否构成不正当竞争；3.金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂停止使用含有“黑佬”字样的企业名称并变更工商登记是否有依据；4.金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂赔礼道歉并在茂名网站首页、茂名日报刊登道歉声明、消除其侵权行为对金山黑佬厂造成的影响的诉求是否应该支持；5.金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂赔偿经济损失以及合理费用860920元是否有依据。

一、关于铜鼓岭黑佬厂是否侵犯金山黑佬厂享有的商标权的问题

金山黑佬厂提交的商标注册证、商标转让证明、商标续展注册证明可以充分证明金山黑佬厂是涉案注册商标的合法商标权人，依法享有注册商标专用权。虽然签署合同的受让方是丁洪炯，但丁洪炯与金山黑佬厂经营者冯珍是夫妻关系，且金山黑佬厂主体为家庭经营的个体户，根据《合同书》的实际履行情况来看，可以证明金山黑佬厂商标权的取得是合法的转让方式，依法受法律保护。因此，本案应当认定金山黑佬厂是涉案的第8039763号、第3709597号商标的注册商标专用权人，依法对上述商标享有专用权。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；”以及该条第三项的规定：“销售侵犯注册商标专用权的商品的；”《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定：“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；”也属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，铜鼓岭黑佬厂生产销售的商品与金山黑佬厂生产销售的商品是同一种类产品，在未经金山黑佬厂许可的情况下，铜鼓岭黑佬厂在其商品上突出使用与涉案商标文字一致的“黑佬”字样用于商品装潢，其使用的“黑佬”字样虽然不是涉案注册商标的完全整体，但与涉案注册商标起显著识别作用的主体文字一致，属于在相同商品上使用了近似标志。因此，铜鼓岭黑佬厂在其生产销售的塑料容器上使用涉案注册商标中起显著识别作用的“黑佬”字样用于商品装潢及企业字号，误导公众，应认定构成侵犯金山黑佬厂注册商标专用权。

二、关于铜鼓岭黑佬厂登记与金山黑佬厂相同的黑佬塑料厂是否构成不正当竞争的问题

铜鼓岭黑佬厂的企业名称以“黑佬”作为企业字号，并且在商品上突出使用，铜鼓岭黑佬厂擅自使用他人有一定影响的企业名称造成混淆，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，即构成不正当竞争行为。依照《中华人民共和国商标法》第五十八条的规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”本案中，金山黑佬厂成立登记于1997年，使用“黑佬”作为企业字号已经超过二十一年，简称“黑佬厂”，金山黑佬厂所生产销售的“黑佬桶”商品在粤中西地区广泛用于农业生产生活，以及用于建筑施工工地，因物美价廉有一定信誉度，金山黑佬厂商品的商誉及“黑佬”品牌多年来已经具备一定的影响力和公众知名度。由于“黑佬”字样被茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂先行注册了涉案的第8039763号、第3709597号商标，随着“黑佬桶”的销量增长以及知名度不断提升，金山黑佬厂为维护品牌优势，特于2014年11月向茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂收购了涉案的以“黑佬”字样为显著识别标志的第8039763号、第3709597号商标，同时茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂予以注销，不再生产销售使用“黑佬”商标的同种类塑料容器商品。依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第（一）项规定：“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”。本案中，铜鼓岭黑佬厂登记成立于2015年9月，是在原××茂南区铜古岭黑佬塑料厂完成注销的同期，冯金桂应当知晓原××茂南区铜古岭黑佬塑料厂注销停产的事实和原因，在原××茂南区铜古岭黑佬塑料厂注销停产的同期以“茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂”的企业名称设立登记，使用了金山黑佬厂具有一定影响的企业名称，故意混淆与原××茂南区铜古岭黑佬塑料厂的区别，足以认定铜鼓岭黑佬厂存在傍牌金山黑佬厂“黑佬厂”商誉的故意，引人误认为与金山黑佬厂厂家存在特定联系，混淆误导公众，构成不正当竞争行为。铜鼓岭黑佬厂在其生产销售的商品中擅自使用与金山黑佬厂商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，其在生产销售的商品中擅自使用与金山黑佬厂商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，足以引人误认为是金山黑佬厂的商品“黑佬桶”，一审法院依法认定其构成不正当竞争行为。

三、关于金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂停止使用含有“黑佬”字样的企业名称并变更工商登记是否有依据的问题

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条第二款的规定：“经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。”以及《企业名称登记管理规定》第二十七条的规定：“擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的，被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理。登记主管机关有权责令侵权人停止侵权行为，赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失，没收非法所得并处以5000元以上、5万元以下罚款。对侵犯他人企业名称专用权的，被侵权人也可以直接向人民法院起诉。”本案中铜鼓岭黑佬厂企业名称侵犯了金山黑佬厂企业名称专用权、注册商标专用权，以及构成不正当竞争行为，依据该规定金山黑佬厂可以直接向人民法院起诉。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条规定的民事责任承担方式，包括停止侵害、排除妨碍，因此，金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂立即停止使用含有“黑佬”字样的企业名称并办理工商变更登记，一审法院应当予以支持。

四、关于金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂赔礼道歉并在茂名网站首页、茂名日报刊登道歉声明、消除其侵权行为对金山黑佬厂造成的影响的诉求是否应该支持的问题

本案中，金山黑佬厂的企业名称、商誉、以及“黑佬”品牌商标是具有一定影响的，具有广泛的公众知名度，铜鼓岭黑佬厂的行为同时构成侵犯金山黑佬厂的注册商标专用权、企业名称专用权，以及不正当竞争，且侵权行为持续时间长，其使用劣质原料生产伪劣产品且低价竞争，对金山黑佬厂的商誉及品牌造成了严重影响，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条规定的民事责任承担方式，包括消除影响、赔礼道歉，因此金山黑佬厂有权要求铜鼓岭黑佬厂赔礼道歉，并在茂名在线网站首页、茂名日报刊登道歉声明，消除因侵权行为对金山黑佬厂造成的影响，金山黑佬厂该请求一审法院予以支持。

五、关于金山黑佬厂要求铜鼓岭黑佬厂赔偿经济损失以及合理费用860920元是否有依据的问题

依照《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”以及《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条的规定：“经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。”确定了赔偿数额的确定原则方式，本案中，金山黑佬厂提交自行制作的相关进料、生产、销售统计数据显示：2015年度销售额约540余万，因铜鼓岭黑佬厂侵权行为导致2016-2018年每年度销售额减半，但却未能提供相应销售凭证、纳税证明等相应证据予以佐证，应承担举证不能的法律后果。而铜鼓岭黑佬厂则认为涉案商标权是从2016年10月27日登记启用，该日期前的损失不应计算在内的抗辩成立，一审法院综合考虑以下因素，确定铜鼓岭黑佬厂赔偿10万元给金山黑佬厂：1.金山黑佬厂仅在茂名市辖区内有一定的知名度、知名度较低，且无证据证明其销售量变化大小；2.公证费、律师费等合理支出。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、第五十八条、第六十三条、第七十六条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第十七条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条之规定，判决：一、限铜鼓岭黑佬厂在判决生效之日起立即停止生产、销售标识有“黑佬”字样的塑料桶及其他塑料容器；二、限铜鼓岭黑佬厂在判决生效之日起十日内停止使用含有“黑佬”字样的企业名称并办理工商变更登记；三、限铜鼓岭黑佬厂向金山黑佬厂赔礼道歉，并于判决生效之日起十日内在茂名在线网站首页、茂名日报刊登致歉声明；四、限铜鼓岭黑佬厂于判决生效之日起十日内赔偿金山黑佬厂经济损失及合理开支100000元；五、驳回金山黑佬厂的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费12409.20元，由铜鼓岭黑佬厂负担，金山黑佬厂已预交，由铜鼓岭黑佬厂径付给金山黑佬厂，一审法院不作退还。

二审期间，铜鼓岭黑佬厂向本院提交5份证据。证据1为《合约》复印件，用以证明涉案商标受让人丁洪炯同意杨素权继续使用“黑佬”字号；证据2为《收条》《过程》复印件，用以证明杨素权出资356350元与冯金桂共同重建铜鼓岭黑佬厂；证据3为铜鼓岭黑佬厂企业信息公示打印件，用以证明铜鼓岭黑佬厂于2015年9月15日经工商行政管理机关批准成立；证据4为金山黑佬厂企业信息公示打印件，用以证明2014年12月9日工商行政管理机关批准“高州市鹤山铸造厂”变更为“高州市金山黑佬塑料厂”，金山黑佬厂至此才开始使用“黑佬”字号，并非使用“黑佬”字号超过21年；证据5为“粤茂黑桶王”商标注册证复印件，用以证明铜鼓岭黑佬厂已经注册“粤茂黑桶王”，被诉产品使用的是“黑桶王”商标，没有使用涉案注册商标，不构成侵权。经质证，金山黑佬厂对证据1的真实性予以确认，认为丁洪炯2014年8月4日签订的《合约》允许杨素权使用“黑佬二厂”字号，但禁止杨素权在产品上使用“黑佬”商标，2014年11月3日杨素权、廖妹与丁洪炯签订的商标转让合同约定杨素权、廖妹停止经营原“茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂”，该商标转让合同对原合约作出了变更，丁洪炯在原合约中作出的单方许可已失效；证据2为打印件且《收条》与《过程》打印在一张纸上不符合常理，杨素权与冯金桂的合作纠纷与金山黑佬厂无关，铜鼓岭黑佬厂应对侵害涉案商标权及不正当竞争行为承担相应法律责任，对证据2的三性不予确认；对证据3-5的真实性无异议。

本院经审理查明，高州市鹤山铸造厂成立于1997年5月6日，经营范围为加工、销售：铸造家具、白泥粉；塑料品、日用杂品。2014年12月19日，高州市鹤山铸造厂经核准变更为“高州市金山黑佬塑料厂”，经营范围变更为加工、销售：塑料制品；批发、零售；日用杂品。除此之外，一审法院查明的其他事实基本属实，本院予以确认。

另查明，2006年2月7日，第3709597号商标“”获得注册，注册人为茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂，核定使用商品为第20类金属容器（存储和运输用）；非金属桶；非金属盘；非金属筐。2011年6月14日，第8039763号商标“”获得注册，注册人为茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂，核定使用商品为第20类金属容器（存储和运输用）；非金属桶；非金属盘；非金属筐等。2016年10月27日，国家工商行政管理总局商标局核准金山黑佬厂受让该两商标。

2014年8月4日，丁洪炯为“合约人”签署《合约》，内容为：“经协议，双方同意，杨素权有生之年如果做塑料厂可以以黑佬二厂名称命名。此厂名不能转让给任何人使用。否则视作侵权。注：原黑佬厂注册商标不能配用于黑佬二厂产品上。”

本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理；除一审判决违反法律禁止性规定或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益外，当事人没有提出请求的，第二审人民法院不予审理。本案为侵害商标权及不正当竞争纠纷。根据铜鼓岭黑佬厂的上诉请求、理由和金山黑佬厂的答辩意见，本案的争议焦点为：1.一审是否遗漏应当参加诉讼的当事人；2.铜鼓岭黑佬厂是否具备一审被告的诉讼主体资格；3.铜鼓岭黑佬厂使用被诉标识是否未经许可，构成侵权。

一、关于一审是否遗漏了应当参加诉讼的当事人的问题

铜鼓岭黑佬厂上诉认为其使用本案被诉侵权标识和字号经过了本案商标权人的许可，原商标权人即被许可人杨素权应参与本案诉讼。本院认为，根据民事诉讼法的规定，不告不理是基本原则。对于原告未诉的主体，只有构成必要的共同诉讼，人民法院才能依职权予以追加。本案金山黑佬厂并未对杨素权提起诉讼。从本案的证据《合约》所能证明的事实看，杨素权获得丁洪炯许可的权利限于其以“黑佬二厂”命名其开办的塑料厂，杨素权并无权使用本案商标和将厂名许可他人使用。被诉侵权产品上使用的并非是“黑佬二厂”标识，本案并未发生杨素权该被许可项下的事由。且铜鼓岭黑佬厂提交的该厂开办情况的依据，仅其所述该厂创办《过程》有“杨素权”签名，并无证据印证该签名及内容的真实性。退一步而言，即使铜鼓岭黑佬厂提交的证据内容全部属实，最多只能证明杨素权参与过该厂的创办，但证据本身也表明杨素权已经退出该厂。因此，铜鼓岭黑佬厂未能证明其符合《合约》所示使用被诉标识的条件。本案系金山黑佬厂与铜鼓岭黑佬厂侵害商标权及不正当竞争纠纷，两者侵害商标权与不正当竞争法律关系与案外人杨素权、丁洪炯之间的商标转让关系以及杨素权、冯金桂之间的投资关系，是不同的法律关系。案外人杨素权、丁洪炯对本案的诉讼标的并无独立请求权，本案的处理结果与该二人也无法律上的利害关系，该二人不参加本案诉讼亦不会对查清本案事实和分清是非责任产生实质影响，一审法院未追加该二人为第三人不违反法律规定，并无不当。

二、关于铜鼓岭黑佬厂是否具备一审被告的诉讼主体资格的问题

铜鼓岭黑佬厂上诉主张其系个体工商户，民事诉讼中应以其经营者冯金桂为当事人，一审以铜鼓岭黑佬厂为当事人违反了相关法律规定。对此，本院认为，关于有登记字号的个体工商户参与诉讼时如何列明当事人，司法解释先后有不同的规定。1988年施行的《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第四十一条规定：“起字号的个体工商户，在民事诉讼中，应以营业执照登记的户主（业主）为诉讼当事人，在诉讼文书中注明系某字号的户主。”1992年施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第四十六条规定：“在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的业主为当事人。有字号的，应在法律文书中注明登记的字号。”2015年施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条规定：“在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。”根据最新的司法解释可知，对于有字号的个体工商户参加的民事诉讼，以登记的字号为当事人。但是,《中华人民共和国民法通则》第二十九条规定，个体工商户、农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担。可见，从实体权利义务的承受主体看，即便以登记的字号为当事人参加诉讼，实质上享有权利或者承担义务的主体仍为经营者个人或者其家庭。本案中，一审法院将个体工商户铜鼓岭黑佬厂列为当事人，同时也注明了经营者的基本信息符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条的规定，并无不当。铜鼓岭黑佬厂相关上诉理由，本院不予支持。

三、关于铜鼓岭黑佬厂使用被诉标识是否未经许可，构成侵权的问题

被诉侵权塑料桶吊耳处标注有“黑佬厂”，桶身标注有“茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂”“茂名市茂南区铜古岭黑佬塑料厂”等标识。本院认为，丁洪炯签订的《合约》仅允许杨素权以“黑佬二厂”命名其经营的塑料厂。铜鼓岭黑佬厂经营者为冯金桂，并非杨素权本人，仅凭铜鼓岭黑佬厂二审提交的《收条》和《过程》打印件，不足以证明铜鼓岭黑佬厂由杨素权实际经营，且被诉侵权塑料桶上使用的企业字号也并非丁洪炯允诺杨素权使用“黑佬二厂”。现有证据不足以证明被诉塑料桶上使用的“黑佬厂”“茂名市茂南区锣鼓岭黑佬塑料厂”及“茂名市茂南区锣古岭黑佬塑料厂”标识经过涉案注册商标权利人金山黑佬厂的许可，铜鼓岭黑佬厂关于其使用的被诉标识经过权利人许可的上诉主张，本院不予支持。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，构成侵害注册商标专用权的行为。本案金山黑佬厂的成立和更名均早于铜鼓岭黑佬厂，二者均从事塑料制品的加工、销售经营，是同属于茂名地区的同业经营者。铜鼓岭黑佬厂生产的被诉侵权塑料桶与金山黑佬厂本案注册商标核定商品“非金属桶”商品类别相同。本案“”“”商标为汉字、拼音及图形的组合商标，“黑佬”是臆造词，固有显著性强，是涉案商标的主要识别部分。被诉侵权产品上使用的“黑佬厂”标识，系对铜鼓岭黑佬厂字号的突出使用，其显著识别部分为“黑佬”，与本案商标显著识别部分相同，容易使相关公众产生误认，应认定铜鼓岭黑佬厂在被诉侵权产品上使用的“黑佬厂”标识与本案商标近似，构成商标侵权。根据《中华人民共和国商标法》第五十八条的规定，将他人注册商标作为企业的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。被诉侵权产品上使用的“茂名市茂南区锣鼓岭黑佬塑料厂”及“茂名市茂南区锣古岭黑佬塑料厂”虽未突出“黑佬”二字，但系在企业名称中使用与他人注册商标近似的标识，误导公众的行为，易使相关公众对被诉侵权商品的来源产生混淆误认或者认为二者之间存在关联关系，损害了金山黑佬厂的利益。一审法院认定铜鼓岭黑佬厂的行为侵害涉案注册商标专用权并构成不正当竞争有据。铜鼓岭黑佬厂该项上诉理由不成立，本院不予支持。

综上所述，铜鼓岭黑佬厂的上诉请求和理由均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由茂名市茂南区铜鼓岭黑佬塑料厂负担。

本判决为终审判决。

审判长　　王晓明

审判员　　欧丽华

审判员　　叶　丹

二〇一九年三月八日

法官助理张绪春

书记员严思敏

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