江中药业股份有限公司广东欧莱氏生物科技有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

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广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）粤民终1741号

上诉人（原审原告）：江中药业股份有限公司，住所地：江西省南昌市高新区火炬大道788号。

法定代表人：卢小青，该公司董事长。

委托诉讼代理人：陈国平，广东卓建律师事务所律师。

委托诉讼代理人：许佳欣，广东圣方律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：广东欧莱氏生物科技有限公司，住所地：广东省普宁市里湖镇引榕北路新池内路段北侧。

法定代表人：曾俊源，该公司总经理。

委托诉讼代理人：周健，广东正大联合律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：安徽省春祥医药科技有限公司，住所地：安徽省阜阳市太和县城关镇沙河路晶宫国际城17幢2单元204室。

法定代表人：王泸，该公司总经理。

委托诉讼代理人：宋进兵，男，该公司工作人员。

上诉人江中药业股份有限公司（以下简称江中药业公司）因与被上诉人广东欧莱氏生物科技有限公司（以下简称欧莱氏公司）、安徽省春祥医药科技有限公司（以下简称春祥公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省揭阳市中级人民法院（2018）粤52民初5号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。

江中药业公司上诉请求：1.将广东省揭阳市中级人民法院（2018）粤52民初5号民事判决第二项改判为：欧莱氏公司、春祥公司赔偿江中药业公司经济损失及合理开支总计100万元；2.本案一、二审案件受理费、财产保全费由欧莱氏公司、春祥公司承担。事实和理由：1.江中药业公司在一审时已经提交了充分的证据证明近三年实际使用第4717742号、16733412号、1089523号注册商标，但一审法院遗漏多项证据，导致错误认定江中药业公司在近三年内未实际使用第4717742号、16733412号、1089523号注册商标。2.欧莱氏公司、春祥公司侵权行为情节极其严重，给江中药业公司的声誉以及经济均造成了极大的损失，应当承担相应的赔偿责任。一审法院未判令欧莱氏公司、春祥公司就其侵权行为造成的经济损失承担赔偿责任是事实认定和法律适用的错误。

欧莱氏公司、春祥公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

江中药业公司向一审法院起诉请求：1.判令欧莱氏公司、春祥公司立即停止制造、销售侵犯江中药业公司第4717742号“江中”、第16733412号、第1089523号“江中”注册商标权商品的行为；2.判令欧莱氏公司、春祥公司连带赔偿江中药业公司经济损失人民币100万元（包含江中药业公司调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用）；3.判令欧莱氏公司、春祥公司承担本案案件受理费。

一审法院查明的事实：江中药业公司成立于1996年9月18日。2016年6月21日，国家工商行政管理总局商标局核准注册第16733412号商标“江中”，注册人为江中药业公司，有效期至2026年6月20日，核定使用商品（服务项目）第5类，包括膳食纤维;营养补充剂;医用营养饮料;蛋白质膳食补充剂;医用营养食物;医用营养品等。2008年3月7日，国家工商行政管理总局商标局核准注册第4717742号商标“江中”，注册人为江西江中饮料厂，注册有效期至2018年3月6日，经续展后有效期至2028年3月6日，核定使用商品（服务项目）第30类，包括非医用营养粉;螺旋藻(非医用营养品)等。2010年4月6日，第4717742号商标“江中”转让给江西江中安可科技有限公司（以下简称江中安可公司）；2015年1月1日至2018年3月6日，江中安可公司以排他许可的方式许可江中药业公司使用该商标，2017年5月6日，4717742号商标转让给江中药业公司。1997年8月28日，国家工商行政管理总局商标局核准注册第1089523号商标“江中”，注册人为江西江中饮料厂，注册有效期至2007年8月27日，经二次续展后有效期至2027年8月27日，核定使用商品（服务项目）第32类，包括制饮料用糖浆、固体饮料等。2010年4月6日，第1089523号商标“江中”转让给江中安可公司；2015年1月1日至2018年3月6日，江中安可公司以排他许可的方式许可江中药业公司使用该商标。2017年5月6日，第1089523号商标转让给江中药业公司。

2007年至2015年期间，江中药业公司多次获得中国制药业企业百强、江西省名牌产品等荣誉；2014年7月至2015年12月，江中药业公司在江西《亲子》杂志发布江中牌健胃消食片（儿童装）广告；江中药业公司于2014年1月15日至2014年12月31日期间多次在中央一套、中央八套等多家电视台投放江中牌健胃消食片、江中牌乳酸菌素片广告。健胃消食片及乳酸菌素片上标注的“江中”商标均有椭圆形底色背景。

2016年6月28日，春祥公司分别在第5类商品（服务）、第30类商品（服务）上申请注册“江中健安（下方标注英文字母JZJA）”商标。2017年5月9日，春祥公司分别在第5类商品（服务）、第30类商品（服务）上申请注册“江中健安（下方标注英文字母JZJA）”商标。上述申请均未获得批准。

欧莱氏公司、春祥公司确认欧莱氏公司生产的被诉侵权产品系基于春祥公司授权的。

2017年5月22日，深圳市深圳公证处应江中药业公司的申请，派公证员与工作人员对江中药业公司委托代理人签收圆通速递单号为6003＊＊950469的货物包裹及拍照的过程进行公证，并将签收的快递包裹内的物品进行了封存，交江中药业公司的委托代理人保管。2017年5月13日，公证员对江中药业公司委托代理人打开淘宝网并查询订单情况进行公证，证实该订单购买了名称为“江中建安中老年蛋白质粉（含量勺）植物乳清蛋白质粉”1件，交易价格为：288元。运单号码为圆通速递6003＊＊950469，淘宝卖家昵称为“益康堂健康营养专家”、真实姓名为李＊＊。上述公证封存实物当庭拆封，内有一罐名称为中老年高钙蛋白质粉的产品，该产品外包装均为圆柱形罐，柱面正中标注产品名称如“中老年加钙蛋白质粉”，正上方大字标注“江中健安（下方标注英文字母JZJA）”商标，旁边小字标注“优士臣”商标，背面产品名称旁边标注“固体饮料”，下方标注生产企业欧莱氏公司及欧莱氏公司的地址，总经销商春祥公司及其地址电话，标注生产批号为17061602，生产日期为20170316。

2017年5月26日，江中药业公司支付了公证费1200元。

另查明：欧莱氏公司成立于2011年10月25日，是自然人投资或控股的有限责任公司。经营范围包括生物技术的研发；生产饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿配方谷粉）等。

春祥公司成立于2016年6月1日，是自然人独资的有限责任公司。经营范围包括医药科技、生物科技、食品科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、食用家产品、保健食品、外用消杀类产品等。

2018年5月30日，一审法院收到江中药业公司提交的营养饼干一盒、益生菌配方果胶钙铁锌复合粉一盒。营养饼干外包装标注有椭圆形底色背景的“江中”商标，标注委托生产商为江中安可公司、受委托生产商为鹤山市嘉士威食品有限公司，生产日期为2018年1月8日。益生菌配方果胶钙铁锌复合粉外包装标注有“江中”商标，标注委托生产企业为江中安可公司、受委托生产企业为湖南科尔生物技术有限公司，生产日期为2018年1月17日。

一审法院认为，本案是侵害注册商标专用权纠纷。争议的焦点是：1.欧莱氏公司、春祥公司是否侵害了江中药业公司的注册商标专用权。2.欧莱氏公司、春祥公司是否需要承担相关的民事责任，如何承担。

一、关于欧莱氏公司、春祥公司是否侵害了江中药业公司的注册商标专用权问题。江中药业公司第4717742号注册商标“江中”、第16733412号注册商标“江中”、第1089523号注册商标“江中”均在有效期内，依法应受法律保护。本案被控侵权产品使用“江中健安（下方标注英文字母JZJA）”商标，注明生产企业为欧莱氏公司，总经销为春祥公司，欧莱氏公司、春祥公司对此并无异议，可以认定被控侵权产品是欧莱氏公司生产、由春祥公司总经销的。

从商标相似度看，被控侵权产品使用的“江中健安”商标中的“江中”两字与江中药业公司第4717742号注册商标“江中”、第16733412号注册商标“江中”、第1089523号注册商标“江中”字型、字义、字音相同，整体看要素相近，且江中药业公司的江中品牌已为相关公众所熟知，有较大的市场知名度，应认定“江中健安”商标与第4717742号注册商标“江中”、第16733412号注册商标“江中”、第1089523号注册商标“江中”近似。从产品类型上看，本案被控侵权产品是中老年高钙蛋白质粉，旁边标明固体饮料，与江中药业公司的第4717742号注册商标核准使用的第30类商品上的非医用营养粉、第16733412号注册商标核定使用于第5类商品上的蛋白质膳食补充剂、第1089523号注册商标核定使用于第32类产品上的固体饮料，属类似商品。故春祥公司、欧莱氏公司在类似商品上使用与江中药业公司第4717742号注册商标“江中”、第16733412号注册商标“江中”、第1089523号“江中”注册商标“江中”近似商标“江中健安”，商标下方标注英文字母“JZJA”与江中药业公司的知名产品健胃消食片标注“江中集团”下方的英文字母“JZJT”相似度极大，有明显的攀附“江中”品牌和搭便车意图，可能使相关公众误认产品的来源及与江中药业公司存在关联，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，应认定春祥公司与欧莱氏公司的行为侵害了江中药业公司第4717742号、第16733412号、第1089523号注册商标专用权。欧莱氏公司作为生产企业，应对委托方是否有权使用或者授权使用相关商标、对委托行为是否合法负有合理审查义务，但其对春祥公司所使用商标的合法性审查不力，受托生产了侵权产品，也应认定其侵害了江中药业公司第4717742号、第16733412号、第1089523号注册商标专用权。欧莱氏公司主张其生产涉案产品是经春祥公司授权的，且《商标授权使用书》明确标明由乙方（即春祥公司）注册商标引起的知识产权纠纷与甲方(欧莱氏公司)无关,其已尽到合理审查义务，其不构成商标侵权，依据不足，一审法院不予支持。

二、关于春祥公司、欧莱氏公司是否需要承担相关的民事责任，如何承担问题。本案中，欧莱氏公司、春祥公司的行为侵害了江中药业公司的第4717742号、第16733412号、第1089523号注册商标“江中”的注册商标专用权，根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条的规定，侵权人侵害民事权益，应当依法承担侵权责任，被侵权人有权要求侵权人承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。据此江中药业公司请求判令欧莱氏公司、春祥公司立即停止制造、销售侵犯江中药业公司第4717742号“江中”、第16733412号“江中”、第1089523号注册商标权商品，有事实和法律依据，一审法院予以支持。对于江中药业公司请求欧莱氏公司、春祥公司连带赔偿江中药业公司经济损失100万元的问题，欧莱氏公司、春祥公司抗辩称江中药业公司未有证据证明上述注册商标近三年实际使用，依照商标法的规定其不用承担赔偿责任。江中药业公司在庭审中陈述其有使用，但从本案的证据看，江中药业公司提交用以证明其实际使用上述商标“江中”的蛋白质粉图片、益生菌粉图片只是打印件，真实性不能确定，不足以证明上述商标的实际使用。江中药业公司投入广告的健胃消食片、乳酸菌素片上标注的“江中”商标均有椭圆形底色背景，不是本案第4717742号“江中”、第16733412号“江中”、第1089523号注册商标标识，而且广告的商品与本案被诉侵权产品不是类似商品。不能作为该三商标实际使用的证明。江中药业公司于本案开庭后向一审法院提交的营养饼干与“江中”益生菌果胶钙铁锌复合粉实物虽标有“江中”商标，但委托生产企业及受委托生产企业均不是江中药业公司，江中药业公司也没有提交相关许可或授权的证明，生产日期却在江中药业公司取得上述三注册商标专用权之前，且已超出一审法院要求举证的期限，也无法作为本案中江中药业公司实际使用上述三商标的证明。故江中药业公司不能证明此前三年内实际使用过该三商标。根据《中华人民共和国商标法》第六十四条第一款“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到的其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任”的规定，欧莱氏公司、春祥公司对江中药业公司未举证证明的损失不承担赔偿责任。江中药业公司举证证明其支付了公证费1200元和涉案产品购买款288元共1488元，是其为制止侵权所支出的合理开支，综合考虑江中药业公司委托他人进行维权取证及在本案诉讼中委托律师代理等相关事实情况，一审法院酌定江中药业公司为制止侵权所支出的合理开支为15000元，欧莱氏公司、春祥公司对该部分费用应承担连带赔偿责任。

综上，一审法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第八条、第十五条，《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十七条、第六十三条第一款、第三款、第六十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百五十三条的规定，判决如下：一、欧莱氏公司与春祥公司立即停止制造、销售江中药业公司享有的第4717742号“江中”、第16733412号“江中”、第1089523号“江中”注册商标权商品；二、欧莱氏公司、春祥公司于本判决发生法律效力之日起10日内连带赔偿江中药业公司维权合理开支15000元；三、驳回江中药业公司的其它诉讼请求。如果欧莱氏公司、春祥公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费13800元，分别由江中药业公司负担12000元，欧莱氏公司和春祥公司共同负担1800元。

二审诉讼期间，江中药业公司向本院提交如下证据：1.江中安可公司官网截图；2.淘宝网搜索“江中益生菌粉”网页截图；3.淘宝网搜索“江中菊花晶”网页截图；4.淘宝店铺“金猪宝宝母婴连锁店”销售“江中益生菌复合粉”网页截图；5.天猫店铺“江中安可专卖店”销售“江中益生菌复合粉”网页截图，该截图显示，产品包装左上方标示有“江中”商标及“江中安可”标识，产品评价页面有多个带了“江中益生菌复合粉”产品实物图的评价，评价时间自2016年9月9日至2017年12月23日；6.江中药业公司官网截图；7.淘宝店铺“江中参灵草东北营销中心店”销售“江中牌燕窝”网页截图，在该网页的宝贝详情页面显示，厂名为“江中药业股份有限公司”，品牌为“江中牌燕窝”，生产日期为2017年5月1日至2018年6月19日，商品包装正上方标有“江中”商标；8.淘宝店铺“参林草北京营销中心”销售“江中牌燕窝饮品”网页截图；9.天猫店铺“江中安可专卖店”销售“江中益生菌粉”网页截图时间戳电子证据及该产品销售网页截图，该截图产品详情面显示，产品包装侧面标注有“江西江中安可科技有限公司出品”，产品评价页面有多个带了“江中益生菌复合粉”产品实物图的评价，评价时间自2016年10月15日至2017年12月16日；10.京东店铺“康佰食品专卖店”销售“江中益生菌复合粉”、“江中益生菌钙铁锌粉”、“江中益生菌酪蛋白锌粉”网页截图时间戳电子证据，该截图产品详情面显示，产品包装左上方标示有“江中”商标及“江中安可”标识，产品包装侧面标注有“江西江中安可科技有限公司出品”，产品评价页面有多个带有产品实物图的评价，评价时间自2017年3月12日至2018年9月12日；11.淘宝店铺“江中参灵草东北营销中心店”销售“江中牌燕窝饮品”网页截图时间戳电子证据，在该网页的宝贝详情页面显示，厂名为“江中药业股份有限公司”，品牌为“江中牌燕窝”，生产日期为2017年5月1日至2018年6月19日，商品包装正上方标有“江中”商标。江中药业公司拟用上述证据1-11共同证明江中药业公司、江中安可公司对“江中”系列商标在2016年至2018年期间的使用情况。12.《商标使用授权证明》，该授权证明记载江中药业公司授权江中安可公司使用列表中的“江中”系列商标，拟用该证据证明江中药业公司授权关联公司江中安可公司使用“江中”系列商标。13.（2018）粤0111民初1681号民事判决书，拟证明广州市白云区法院认定江中药业公司的“江中”商标在医用营养品、固体饮料商品上使用。14.《补充协议书》，拟证明欧莱氏公司、春祥公司生产多款侵权商品，侵权情节严重。欧莱氏公司、春祥公司对证据1-3的三性均不认可，对证据14的真实性无异议。

本院查明，一审查明的事实属实，本院予以确认。

另查明，江中药业公司在二审期间提交的证据1-8为网页截图，其真实性无法确认，证据9-11均有时间戳，且图中产品下方有带图评价，在欧莱氏公司、春祥公司未能举证证明该证据虚假的情况下，其真实性可以确认，可以作为本案认定事实的依据。

再查明，江中药业公司一审提交的《商标使用许可合同》及二审提交的《商标使用授权证明》记载，其注册的第4717741号、16654170号、4074506号注册商标为。

本院认为，本案系侵害商标权与不正当竞争纠纷，一审法院认定本案被诉侵权产品系欧莱氏公司制造、春祥公司总经销，且被诉侵权产品上使用的“江中健安JZJA”侵犯了江中药业公司的第4717742号“江中”、第16733412号“江中”、第1089523号“江中”注册商标专用权，在无其他免责事由的情况下，欧莱氏公司、春祥公司理应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。但同时一审法院认为，由于江中药业公司未能提交证据证明其在此前三年曾实际使用在本案中主张保护的注册商标，而欧莱氏公司、春祥公司又以此作为免除赔偿责任的抗辩，根据商标法第六十四条第一款的规定，一审法院认定欧莱氏公司、春祥公司不必承担赔偿责任。江中药业公司对于一审法院的该结论不服，提出上诉。因此本案二审争议焦点为：1.欧莱氏公司、春祥公司以商标法第六十四条第一款所做抗辩是否成立；2.若抗辩不成立，欧莱氏公司、春祥公司应当承担的赔偿数额为多少。

一、关于欧莱氏公司、春祥公司以商标法第六十四条第一款所做抗辩是否成立的问题

欧莱氏公司、春祥公司的抗辩是否成立取决于对两方面重要内容的把握，一是如何正确理解商标法第六十四条第一款的适用范围，二是本案的事实是否涵盖于商标法第六十四条第一款的适用范围内。因此本院从该两个方面对本争议焦点进行分析：

（一）关于商标法第六十四条第一款的适用范围

《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第六十四条第一款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”对该条文的正确适用需明确“此前三年”的区间和“实际使用过该注册商标”的内涵，本院对该两个问题评述如下：

1.关于“此前三年内”应指侵权行为发生前三年还是起诉前三年的问题首先,赔偿请求权的基础是存在侵权损失，而侵权行为是否会造成实际损失一般取决于侵权行为发生时各方当事人对商标的使用情况，通常与商标权人的在后使用情况无关。

其次,商标的价值在于使用，或者说商标通过使用而获得价值。如果商标已经连续三年未实际使用，法律通常会推定其未产生价值或者已无实际价值，故而此时的商标可以被撤销。同样，如果截至侵权行为发生时，商标权人已经连续三年未实际使用商标，致使商标被推定为无价值，故而他人此刻实施侵权行为也可以被推定为不会给权利人造成损失。除非商标权人能证明存在其他损失，被控侵权人可以不用承担赔偿责任。再次，法律是确定性规范，它必须对当事人权利、义务以及相应法律后果做出明确规定，让当事人对其行为后果有足够的预判。如果将此前三年确定为侵权行为发生前三年，行为人可根据行为前的情况有效预判到自己的行为后果。而如果将此前三年确定为起诉之前，行为人的行为后果可能因侵权行为发生后的事实而有所变化，这显然不符合法律的确定性要求。最后，从立法目的和法律效果来看，将此前三年确定为侵权行为发生前三年，一方面可以促使商标权人及时使用商标，另一方面也可以避免商标权人长期搁置商标不用，但在得知他人使用该商标后，为获得不正当利益而非真实使用商标。因此，将此前三年确定为侵权行为发生前三年既有利于鼓励商标使用，激活商标资源，又可以有效防止商标权人利用注册商标不正当投机取巧。综上所述，“此前三年”的认定，应该旨在实现立法意图，注重平衡商标权人与侵权行为人之间的利益，因此，应将“此前三年”认定为“侵权行为发生前三年”。同时，需要指明的是，如果侵权行为是持续侵权，则此前三年指整个侵权持续期间的前三年。即，商标权人举证证明的侵权起始日前三年加上整个侵权持续期间。

2.关于“实际使用过该注册商标”的理解

（1）“实际使用”是否仅限于对注册商标的规范使用。首先，就商标的功能而言，商标只有通过实际的商业使用行为，才能实现或者发挥其识别商品来源的功能，进而在商标与权利人提供的商品或者服务之间产生一一对应关系。如果对注册商标进行改变后使用，那么实际发挥识别商品来源功能的，便是改变后的商标，对于注册商标而言，其识别商品来源的功能未能实现，因此对注册商标进行改变后的使用行为原则上不应被认定为商标法意义上的“实际使用”。第二，从相关法律规定来看，商标法第四十九条第一款规定：“商标注册人在使用注册商标过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”可见商标法明确要求权利人规范使用注册商标，自行改变注册商标不仅不能被认定为是实际使用，还有可能导致商标被撤销。第三，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定：“实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”由此可见，司法实践中允许实际使用的商标与核准注册的商标有差别，但将这种差别严格控制在“细微变化”的范围内，具体而言就是这种细微变化不会导致该变化后的商标与注册商标丧失同一性。如非如此，则不能被视为是实际使用。

（2）“实际使用”是否仅限于在核定商品类别上的使用。首先，从立法目的来看，商标法第六十四条第一款是为了督促商标权人将其注册商标真实、有效地使用在核实的商品类别上，防止搁置、囤积商标，浪费商标，随意侵占公共资源等情况。如果将这种“实际使用”扩大理解为在非核定商品类别上的使用，无疑让该商标权人挤占了更多的商标资源，与该法条的立法目的相悖。第二，从商标专用权的性质来看，商标专用权包括权利人自己使用商标的权利和禁止他人使用商标的权利。其中，自己使用注册商标的权利仅仅指其将注册商标使用在核实商品上，并不包括使用在类似商品上。而禁止他人使用注册商标的权利，可能扩大至他人将近似商标使用在类似商品上，因为该使用行为可能导致混淆，为了避免混淆，商标权人可以商标侵权为由禁止他人的该种使用。同理，如果商标权人将其注册商标使用在类似商品上，亦有可能侵害他人的注册商标专用权，因此这里的“实际使用”仅限于在核定商品类别上的使用。

（3）“实际使用”是否仅限于商标权人的使用。对此本院认为，目前我国并没有专门针对商标法六十四条第一款中所涉“实际使用”的司法解释。但《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》针对商标法第四十九条第二款中所涉“实际使用”有过指导意见，即“人民法院在审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。商标权人自行使用，许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。”本院认为，在同一法律体系中，同一法律概念应具备相同的内涵和外延。我国商标法第六十四条第一款中的“实际使用”应与最高人民法院上述意见中的理解一致。

综上所述，“此前三年内未实际使用该注册商标”应指侵权行为发生前三年内，商标权人未自行、许可他人或以其他不违背商标权人意志的情况下，在同类商品上规范使用注册商标的行为。

（二）关于本案适用商标法第六十四条第一款的分析

根据一、二审查明的事实，江中药业公司提交的证据足以证明其存在以下三种使用方式：第一种使用：2014年1月-2015年12月，江中药业公司在健胃消食片、乳酸菌素片上使用的商标。第二种使用：2016年11月13日-2018年9月12日，江中安可公司出品的“江中益生菌复合粉”“江中益生菌钙铁锌粉”“江中益生菌酪蛋白锌粉”上使用了“江中”商标。第三种使用：2017年5月2日-2018年6月19日，江中药业公司在其生产的“江中牌冰糖燕窝”上使用“江中”商标。这三种使用均符合此前三年的时间要求，但是否属于商标法第六十四条第一款的“实际使用”，本院分析如下：

对于第一种使用，一方面该方式并非是江中药业公司对本案请求保护的注册商标“江中”的直接、规范使用，而是在该注册商标上加了椭圆形图案作为背景颜色，这种改变并非细微变化，而是已经将文字商标“江中”变形成一个图文商标。且江中药业公司提交的证据显示其已另行注册了该图文商标，该商标是独立于本案权利商标而单独存在的注册商标，无法将图文商标与文字商标“江中”视为同一性商标。因此，江中药业公司对商标的使用不符合商标法第六十四条第一款所规定的“实际使用”的要求。另一方面，江中药业公司将图文商标使用在“健胃消食片”与“乳酸菌素片”上，商品类别均属于药品，与请求保护的“江中”商标核定使用的商品类别均非同类商品，亦不符合商标法关于“实际使用”的要求。综上，该种在非核定使用商品上的使用非注册商标的行为不能被认定为是对“江中”文字商标的实际使用。

对于第二种使用。首先，从商标外观来看，该处使用的商标“江中”与本案中请求保护的注册商标“江中”完全相同。其次，从使用的商品来看，江中药业公司实际使用的商品是“江中益生菌复合粉”“江中益生菌钙铁锌粉”“江中益生菌酪蛋白锌粉”，此三种商品均属于非医用营养粉。而江中药业公司本案中请求保护的第16733412号、第4717742号、第1089523号“江中”商标核定使用的商标类别分别依次是：第5类，包括膳食纤维;营养补充剂;医用营养饮料;蛋白质膳食补充剂;医用营养食物;医用营养品等；第30类，包括非医用营养粉;螺旋藻(非医用营养品)等；第32类，包括制饮料用糖浆；固体饮料等。将实际使用的商品类别与核定使用的商品类别进行比对可知，此处实际使用的商品与第4717742号商标核定使用的商品为同类商品，与本案第16733412号、第1089523号注册商标核定的商品并非同类商品。因此，第二种使用仅构成对第4717742号注册商标的实际使用，不构成对本案第16733412号、第1089523号注册商标的实际使用。

另，将“江中”商标使用在“江中益生菌复合粉”“江中益生菌钙铁锌粉”“江中益生菌酪蛋白锌粉”的主体为江中安可公司，使用时间为2016年11月13日-2018年9月12日。其中2017年5月6日之前，第4717742号“江中”商标的专用权人为江中安可公司，实际使用人也是江中安可公司。江中药业公司当时作为该商标的排他被许可人并未实际使用商标。而2017年5月6日至2018年9月12日，江中药业公司经受让取得该商标专用权，但其仍并未实际使用该注册商标，该注册商标的实际使用人仍为江中安可公司。一审法院鉴于此认为，由于江中药业公司并非直接使用该注册商标的主体，因此不能认定该种使用属于商标法六十四条第一款所规定的实际使用。对此本院认为，如前所述，“实际使用”并不仅限于商标权人的直接使用行为。虽然江中药业公司并未提交证据证明其曾经授权江中安可公司使用该注册商标，但根据第4717742号“江中”商标的权利流转情况、江中安可公司与江中药业公司之间的合作情况，在无相反证据的情况下，可以认定江中安可公司对于4717742号“江中”商标的使用并未违背江中药业公司的意志，因此该使用方式符合商标法第六十四条第一款所规定的“实际使用”。

对于第三种使用，使用商标的主体是江中药业公司，使用的商标为“江中”，与本案请求保护的商标相同。但江中药业公司将该商标使用在商品“冰糖燕窝”上，根据国家工商行政总局商标局发布的《类似商品和服务区分表》，“冰糖燕窝”为C30026号商品，与江中药业公司第16733412号“江中”商标核定使用的商品为类似商品，并非同类商品。因此江中药业公司在“冰糖燕窝”上使用“江中”商标，不是在其核定商品类别上的使用，故该使用方式不符合商标法第六十四条第一款规定的“实际使用”。

综上所述，江中药业公司将“江中”商标使用在“江中益生菌复合粉”“江中益生菌钙铁锌粉”“江中益生菌酪蛋白锌粉”的行为构成“此前三年内实际使用”第4717742号“江中”商标的行为，故欧莱氏公司、春祥公司依据商标法第六十四条第一款之规定提出的抗辩理由不能成立，该二公司仍需承担相应侵权赔偿责任。

二、关于欧莱氏公司、春祥公司应该承担的赔偿数额问题

如前所述，由于欧莱氏公司、春祥公司免除赔偿责任的抗辩不能成立，其依然应当就其侵权行为承担相应的赔偿责任。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人因侵权所获得利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费用难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万以下的赔偿。”本案中，江中药业公司并未举证证明其因被侵权所受到的实际损失或者欧莱氏公司、春祥公司因侵权所获得的利益，也无商标许可使用费可以参考，本院根据欧莱氏公司、春祥公司的侵权行为的性质、情节，江中药业公司实际使用注册商标的情况以及江中药业公司为维权支付了合理开支等情况，酌定欧莱氏公司、春祥公司赔偿江中药业公司经济损失及合理开支总计3万元。江中药业公司超出该数额的赔偿请求，本院不予支持。

综上所述，江中药业公司的部分上诉请求成立，本院予以支持。本院依照《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第六十三条、第六十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：

一、维持广东省揭阳市中级人民法院（2018）粤52民初5号民事判决第一项；

二、撤销广东省揭阳市中级人民法院（2018）粤52民初5号民事判决第三项；

三、变更广东省揭阳市中级人民法院（2018）粤52民初5号民事判决第二项为广东欧莱氏生物科技有限公司、安徽省春祥医药科技有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内连带赔偿江中药业股份有限公司经济损失及维权合理开支30000元；

四、驳回江中药业股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

本案一审案件受理费13800元，由江中药业股份有限公司承担6000元，广东欧莱氏生物科技有限公司、安徽省春祥医药科技有限公司承担7800元。本案二审案件受理费13650元，由江中药业公司承担4850元，广东欧莱氏生物科技有限公司、安徽省春祥医药科技有限公司承担8800元。江中药业股份有限公司已向本院预交二审案件受理费13800元，其多预交的8950元，由本院予以退回。广东欧莱氏生物科技有限公司、安徽省春祥医药科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向本院交纳二审案件受理费8800元。

本判决为终审判决。

审判长　　王晓明

审判员　　欧丽华

审判员　　李金娟

二〇一九年十二月三十一日

法官助理王雪

书记员徐菲

卢盛锐

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