吕晓明广州新静界消音材料有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事裁定书

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广东省高级人民法院

民 事 裁 定 书

(2018)粤民终1798号之二

上诉人（原审被告）：吕晓明，男，1978年11月14日出生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。

委托诉讼代理人：马丽，广东瑞霆律师事务所律师。

委托诉讼代理人：夏希，广东瑞霆律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：广州新静界消音材料有限公司，住所地：广东省广州市黄埔区广江路398号A6-3。

法定代表人：罗钰豪，总经理。

委托诉讼代理人：王建良，广东广信君达律师事务所律师。

委托诉讼代理人：苏熳娜，广东广信君达律师事务所律师。

原审被告：佛山市南海区里水砹科声学建筑材料厂，住所地：广东省佛山市南海区里水镇河村山塘工业区（五蕴家具有限公司侧）。

投资人：徐胜。

原审被告：徐胜，男，1968年12月6日出生，汉族，住广东省广州市越秀区。

原审被告：徐付华，男，1977年2月1日出生，汉族，住河南省上蔡县。

原审被告：蔡仰兵，男，1981年9月11日出生，汉族，住江西省赣州市大余县。

委托诉讼代理人：夏希，广东瑞霆律师事务所律师。

原审被告：利达装饰集团有限公司，住所地：江西省南昌市南昌县江西省千亿建筑科技产业园A区。

法定代表人：龚斐，董事长。

委托诉讼代理人：贺良，男，该公司工作人员。

上诉人吕晓明因与被上诉人广州新静界消音材料有限公司（以下简称新静界公司），原审被告佛山市南海区里水砹科声学建筑材料厂（以下简称为砹科厂）、徐胜、徐付华、蔡仰兵、利达装饰集团有限公司（以下简称为利达公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2016）粤73民初1508号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

吕晓明上诉请求撤销一审判决，改判吕晓明无需承担赔偿责任并判令本案诉讼费用由新静界公司承担。事实和理由：1.被诉侵权产品实施的是现有技术，被诉行为不构成侵权。2.即使构成侵权，一审判赔金额明显过高，显失公平。

新静界公司辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确；请求二审法院驳回上诉，维持原判。

新静界公司向一审法院起诉，请求判令：1.判令砹科厂、徐胜、徐付华、吕晓明、蔡仰兵向莲花县文化体育中心剧院提供的电动可调吸声装置侵犯新静界公司第ＺＬ20122026××××.1号“可控吸音装置”的实用新型专利权，并连带赔偿新静界公司经济损失100万元；2.判令砹科厂、徐胜、徐付华、吕晓明、蔡仰兵停止制造、销售侵犯新静界公司第ＺＬ20122026××××.1号实用新型专利的产品，销毁全部库存侵权产品及制造模具；3.判令砹科厂、徐胜、徐付华、吕晓明、蔡仰兵、利达公司连带赔偿新静界公司的维权费用人民币2.5万元；4.判令砹科厂、徐胜、徐付华、吕晓明、蔡仰兵连带承担本案的全部诉讼费用；5.判令利达公司停止使用侵犯新静界公司第ＺＬ20122026××××.1号实用新型专利权的行为。

一审法院认定事实：2012年6月4日，罗钦平向国家知识产权局申请名称为“可控吸声装置”的实用新型专利（以下简称为涉案专利），并于2012年12月19日获得授权，专利号为ＺＬ20122026××××.1。2013年4月1日，罗钦平将涉案专利独占许可给新静界公司，许可期限至2016年3月31日，许可费用为每年5万元，3年共计15万元。2016年4月1日，罗钦平再次将涉案专利独占许可给新静界公司，许可期限至2021年3月31日，其中涉案专利的许可费为每年6万元，合计30万元；同时合同约定在合同有效期内，许可方授权被许可方与侵权方进行交涉、授权被许可方向人民法院提起诉讼。该许可合同于2016年5月6日在国家知识产权局备案，但新静界公司并未提交其按合同约定支付专利许可使用费的证据。涉案专利最新缴费时间为2018年5月9日，至今合法有效。涉案专利的权利要求1记载：一种可控吸声装置，它包括底板（1），所述底板（1）的上表面向内凹陷形成有空腔（2），所述空腔（2）的内壁覆盖有吸声体（3），其特征在于，空腔（2）的开口处设置有可改变空腔（2）的开口面积的屏蔽机构（4）。权利要求2记载：根据权利要求1所述的可控吸声装置，其特征在于，所述屏蔽机构（4）包括轴销（41）和通过所述轴销（41）安装于底板（1）的空腔（2）开口处的面板，所述面板可完全覆盖住空腔（2）的开口处。权利要求3记载：根据权利要求1所述的可控吸声装置，其特征在于，所述屏蔽机构（4）为由数个扇叶（43）拼成的百叶窗，每一所述扇叶（43）分别通过轴销（41）安装于底板（1）的空腔（2）开口处，所述百叶窗可完全覆盖住空腔（2）的开口处。权利要求4记载：根据权利要求3所述的可控吸声装置，其特征在于，每一所述扇叶（43）的两个侧面分别形成有相互配合的密封槽（431）和密封柱（432），每一所述密封槽（431）和密封柱（432）的长度方向与轴销（41）的长度方向一致，每一密封槽（431）和密封柱（432）的两端分别向外延伸至扇叶（43）的端部，当相邻两扇叶（43）接触时，其中一个扇叶（43）的密封柱（432）卡入另一扇叶（43）的密封槽（431）内。权利要求6记载：根据权利要求1所述的可控吸声装置，其特征在于，所述屏蔽机构（4）包括可向两侧或者一侧收缩的折叠门。权利要求7记载：根据权利要求2或3所述的可控吸声装置，其特征在于，它还包括驱动每一所述轴销（41）转动的传动机构（5）。权利要求8记载：根据权利要求7所述的可控吸声装置，其特征在于，所述传动机构（5）包括电机（51），所述电机（51）的输出轴上设置有主动齿轮（52），每一所述轴销（41）的一端分别安装有从动齿轮（53），主动齿轮（52）通过同步链条（54）带动所有从动齿轮（53）转动。权利要求9记载：根据权利要求1所述的可控吸声装置，其特征在于，所述吸声体（3）为玻璃棉板、岩棉板、玻璃棉毯或者岩棉毯，或者为上述几种的结合。权利要求10记载：根据权利要求9所述的可控吸声装置，其特征在于，所述吸声体（3）的外部包裹有吸声布。说明书附图1见附件1。在庭审中，新静界公司主张本案专利权的保护范围为权利要求1-4、6-10；在现场比对时，新静界公司进一步明确本案专利权的保护范围为权利要求1-3、6、9、10，不涉及其他权利要求。

根据吕晓明、蔡仰兵提交的涉案专利实用新型专利权评价报告，结论认为权利要求1、5、9不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2-4、6-8、9（其他方案）、10具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性；权利要求4、8具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，权利要求2、3、6、7、9（其他方案）、10不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2014年2月28日，徐付华与徐胜签订《企业承包经营合同》，该合同约定将砹科厂承包给徐付华经营，承包期限从2014年3月1日至2016年2月28日止。徐付华、吕晓明、蔡仰兵签订的《三方投资协议书》，约定合作期限自2015年5月1日起至2025年5月1日止，共同承包合作经营砹科厂，经营场所即为砹科厂所在地，经营方式为声学材料研发、生产及销售。2016年7月，徐付华、吕晓明、蔡仰兵签订的《协议书》，内容是徐付华、吕晓明、蔡仰兵共同确认在2014年3月1日至2016年2月28日期间，合作经营砹科厂，约定由三人共同对外承担相应的债权债务及法律责任。

2014年10月28日，江西省××莲花县文化体育中心工程建设领导小组办公室就该中心剧院声学装修工程在互联网发布了莲花县文体中心剧院声学装修工程招标公告。2014年11月20日，该办公室发布中标候选人公示，利达公司作为第一中标排序单位中标，即涉案工程施工方为利达公司。随后，利达公司与砹科厂签订了《莲花县影剧院剧场观众厅可控全频吸声体生产、安装承包合同》，该承包合同约定上述中心剧院剧场观众厅可控全频吸声体由砹科厂进行设计、生产及施工安装，其中“可调吸声体”数量为70件，总价格为385000元。利达公司已按合同约定将工程价款分期支付给砹科厂。新静界公司向莲花县人民政府发出《协助调查函》，莲花县人民政府于2016年7月26日复函称莲花县文体中心剧院安装的“可调吸声装置”的生产单位为砹科厂，施工单位为利达公司，被诉侵权产品由利达公司直接向砹科厂采购，无销售单位。新静界公司主张江西省××莲花县文体中心剧院安装的“可调吸声装置”为本案的被诉侵权产品。

2018年3月16日，一审法院依法以传票传唤各方当事人到江西省××莲花县文化体育中心剧院就被诉侵权产品进行现场比对。吕晓明、蔡仰兵、利达公司到场，砹科厂、徐胜、徐付华经一审法院传票传唤无正当理由未到场。经过现场比对，吕晓明、蔡仰兵、利达公司均认为除以下一项区别特征外，被诉侵权产品的技术方案包含了与涉案专利权利要求1-3、6、9、10其余技术特征相同的技术特征：被诉侵权产品的吸声体上有一层板，位于吸声体与内壁相对的一侧，该板起到支撑吸声体的作用并令吸声体与内壁存在空隙，故吸声体并未覆盖在空腔的内壁上。而根据涉案专利权利要求1和说明书附图1，涉案专利的吸声体和内壁必须紧贴在一起没有空隙。即被诉侵权产品与涉案专利“所述空腔（2）的内壁覆盖有吸声体（3）”的技术特征不相同。经一审法院使用内窥镜等工具现场测量，新静界公司及吕晓明、蔡仰兵、利达公司均确认被诉侵权产品吸声体（面向内壁的方向）上有一层板,从吸声体上该板材至内壁之间的空隙约为7-8厘米。对此，新静界公司认为：吸声体是一个软性物质，需要一层板进行支撑，吸声体与内壁之间的空隙属于安装过程中的合理间隙，即使存在这种合理间隙也属于“吸声体覆盖在空腔内壁上”。因此，被诉侵权技术方案包含涉案专利权利要求1-3、6、9、10的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。

关于合理开支，新静界公司提交了《委托代理合同》及律师费发票用以主张律师费25000元。

另查明，砹科厂为个人独资企业，投资人为徐胜，成立于2007年7月18日，经营范围为生产、销售：吸音装饰材料、五金材料。利达公司为有限责任公司，成立于1992年9月22日，注册资本为11180万，经营范围为建筑装饰装修工程等。

在答辩期限届满后，吕晓明、蔡仰兵主张其针对涉案专利提起无效宣告程序，并于2017年10月10日向一审法院提交中止审理申请。

一审法院认为，本案属于侵害实用新型专利权纠纷。新静界公司是名称为“可控吸声装置”、专利号为ＺＬ20122026××××.1的实用新型专利的专利独占实施被许可人，涉案专利权处于有效状态，应受法律保护。根据各方当事人的诉辩意见，本案主要审查以下问题：1.本案是否应当中止诉讼；2.被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围；3.被诉侵权行为是否成立；4.利达公司的合法来源抗辩是否成立；5.本案侵权责任如何认定。

（一）关于本案是否应当中止诉讼的问题，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条的规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。由于本案中吕晓明、蔡仰兵在答辩期届满后才请求宣告涉案实用新型专利权无效并向一审法院申请中止诉讼，故一审法院依法不予准许。

（二）关于被诉侵权技术方案是否落入新静界公司涉案专利权的保护范围。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。新静界公司在本案中主张的专利权保护范围是涉案专利权利要求1-3、6、9、10。经比对，各方争议的技术特征为：被诉侵权技术方案是否包含权利要求1“所述空腔的内壁覆盖有吸声体”的技术特征。经核实，被诉侵权产品的吸声体整体贴合在一块与空腔内壁大小相当的起支撑作用的板材上，新静界公司及吕晓明、蔡仰兵、利达公司均当场确认吸声体和内壁之间的空隙约为7-8厘米。由于“覆盖”的含义为遮盖、掩盖，而被诉侵权产品的吸声体整体遮盖了空腔内壁，并未使空腔内壁暴露，即被诉侵权产品的空腔内壁的确覆盖有吸声体；至于吕晓明、蔡仰兵、利达公司认为涉案专利的吸声体和内壁必须紧贴在一起没有空隙才属于“空腔的内壁覆盖有吸声体”的意见，由于涉案专利权利要求书对此未作限定，因此一审法院对于吕晓明、蔡仰兵、利达公司的意见不予采纳。综上，被诉侵权技术方案包含与涉案专利“所述空腔的内壁覆盖有吸声体”相同的技术特征；此外，被诉侵权技术方案也包含涉案专利权利要求1-3、6、9、10所记载的其他全部技术特征，因此一审法院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

（三）关于的被诉侵权行为是否成立的问题。首先，根据徐胜与徐付华于2014年2月28日签订的《企业承包经营合同》以及徐付华、吕晓明、蔡仰兵签订的《三方投资协议书》，徐胜将砹科厂发包给徐付华经营，经营期限从2014年3月1日至2016男2月28日止。期间，徐付华、吕晓明、蔡仰兵共同合作承包经营砹科厂，合作期限自2015年5月1日起至2025年5月1日止。吕晓明、蔡仰兵在庭审中承认，被诉侵权产品是在徐付华、吕晓明、蔡仰兵承包砹科厂期间制造、销售的。因此，根据《莲花县影剧院剧场观众厅可控全频吸声体生产、安装承包合同》以及庭审中的当事人陈述及相关证据，砹科厂与利达公司签订上述生产、安装承包合同后，实际承包经营砹科厂的徐付华、吕晓明、蔡仰兵制造了被诉侵权产品并销售给利达公司，利达公司则按合同约定将工程价款分期支付给砹科厂，即被诉侵权产品是由砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵制造、销售的。其次，关于徐胜的被诉侵权行为是否成立的问题。新静界公司起诉认为徐胜也制造、销售了被诉侵权产品，虽然徐胜是砹科厂的投资人，但新静界公司没有证据证明徐胜实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，且徐胜对此也予以否认，故一审法院认定徐胜未实施制造、销售被诉侵权产品的行为。再次，关于利达公司的被诉侵权行为是否成立的问题。根据《莲花县影剧院剧场观众厅可控全频吸声体生产、安装承包合同》、莲花县人民政府2016年7月26日的复函以及当事人陈述等证据，足以证明利达公司从砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵处购买被诉侵权产品并使用在涉案文体中心剧院的声学装修工程中，因此利达公司构成为生产经营目的使用被诉侵权产品的行为。因被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，故砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵制造、销售被诉侵权产品以及利达公司使用被诉侵权产品的行为侵害了涉案专利权。

（四）关于利达公司的合法来源抗辩是否成立的问题。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第一款的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。如前所述，在签订《莲花县影剧院剧场观众厅可控全频吸声体生产、安装承包合同》后，砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵制造了被诉侵权产品并销售给利达公司；并且，有证据证明利达公司已为其购买被诉侵权产品支付了合理的合同对价。综上，利达公司已证明其使用的被诉侵权产品具有合法来源，并且没有证据证明其在购买被诉侵权产品时知道或应当知道被诉侵权产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，同时利达公司也已支付了该产品的合理对价，因此，利达公司的合法来源抗辩成立，且对于新静界公司主张利达公司停止使用被诉侵权产品的行为，一审法院不予支持。

（五）关于本案侵权责任如何认定的问题。砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵未经许可，制造、销售侵害涉案专利权的产品，因此应当承担停止侵权以及赔偿损失的民事责任。故新静界公司请求砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵停止制造、销售被诉侵权产品，于法有据，一审法院予以支持。因新静界公司未能举证证明生产被诉侵权产品需要专用模具，亦未提交证据证明砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵有库存侵权产品，故对其关于销毁专用模具及库存侵权产品的诉讼请求，一审法院不予支持。

关于赔偿损失的责任，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，当权利人因侵权的实际损失、侵权人的侵权获利难以确定的，可以参照专利许可使用费的倍数合理确定；而当权利人因侵权的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，首先，涉案专利由罗钦平以前后两份许可合同独占许可给新静界公司实施，其中前一份合同约定2013-2016年每年的许可使用费为5万元，后一份合同约定2016-2021年每年的许可使用费为6万元，后一份许可合同于2016年5月6日在国家知识产权局备案。由于新静界公司并未提交证明该许可使用费已实际支付的证据，故上述许可使用费的约定仅可以作为计算赔偿损失的参考。其次，《莲花县影剧院剧场观众厅可控全频吸声体生产、安装承包合同》约定被诉侵权产品的合同对价为385000元，虽然仅凭该证据不足以证明侵权人的侵权获利，但该合同对价也应作为计算赔偿损失的参考因素。综上，考虑到各方当事人的证据不足以证明权利人因侵权的实际损失以及侵权人的侵权获利实际数额，因此一审法院综合考虑上述因素以及涉案专利的类型、专利许可的时间、被诉侵权行为的性质和情节、新静界公司为制止侵权支付了合理开支等因素，酌定砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵连带赔偿新静界公司经济损失及合理开支合计400000元。新静界公司所主张赔偿金额超出上述金额的部分，一审法院不予支持。

同时，由于砹科厂属于个人独资企业，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条关于“个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿”的规定，徐胜作为砹科厂的投资人，在砹科厂的财产不足以清偿时，应对砹科厂所负的赔偿责任承担补充清偿责任。此外，对于新静界公司要求利达公司连带赔偿合理维权费用25000元的诉讼请求，鉴于利达公司的合法来源抗辩成立且制造、销售被诉侵权产品的砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵已承担赔偿责任，因此一审法院对于新静界公司的该项诉讼请求不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项和第（六）项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定，判决：一、砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵于判决发生法律效力之日起停止制造、销售侵害新静界公司的名称为“可控吸音装置”、专利号为ＺＬ20122026××××.1的实用新型专利权利的产品；二、砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵于判决发生法律效力之日起十日内连带赔偿新静界公司经济损失及合理开支合计400000元；三、徐胜对于判决第二项认定由砹科厂承担的赔偿责任，在砹科厂的财产不足以清偿时，承担补充清偿责任；四、驳回新静界公司的其它诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费14025元，由新静界公司负担4207.5元，砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵负担9817.5元(对于该部分费用，徐胜在砹科厂的财产不足以清偿时承担补充清偿责任。新静界公司已预交一审案件诉讼费用，其同意该费用不退回，由砹科厂、徐付华、吕晓明、蔡仰兵向其迳行支付）。

本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

二审期间，吕晓明向本院提交国家知识产权局专利复审委员会于2018年11月29日作出第37856号《无效宣告请求审查决定书》复印件。经质证，蔡仰兵、利达公司、砹科厂、徐胜对该决定的三性无异议；新静界公司提交书面质证意见认为涉案专利具有新颖性、创造性和实用性，该决定尚未生效，请求法院中止本案审理；徐付华未发表质证意见。本院认证认为，该决定系由国家机关依法作出的确权决定，与本案事实相关，各方当事人未对其真实性提出异议，本院予以采信。根据该决定记载，本案专利权已被宣告全部无效。

本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。专利权合法有效是获得法律保护的前提和基础。2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”本案在本院审理过程中，国家知识产权局专利复审委员会作出了第37856号《无效宣告请求审查决定书》，新静界公司据以提起本案诉讼的ＺＬ20122026××××.1号专利权已经被宣告全部无效，新静界公司提起的本案诉讼已缺乏权利基础。据此，一审判决应予撤销，新静界公司的起诉应予驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定如下：

一、撤销广州知识产权法院（2016）粤73民初1508号民事判决；

二、驳回广州新静界消音材料有限公司的起诉。

一审案件受理费14025元，由一审法院退回广州新静界消音材料有限公司；吕晓明向本院预交的二审案件受理费7300元，本院予以退回。

本裁定为终审裁定。

审判长　　王晓明

审判员　　欧丽华

审判员　　叶　丹

二〇一九年四月九日

法官助理张绪春

书记员严思敏

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